LA LEGGE DEL 1865 SUL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

E IL POTERE DI ANNULLAMENTO DEL GIUDICE IN MATERIA DI MARCHI E BREVETTI:

BREVI NOTE SU UNA "ANOMALIA" TRASCURABILE

Francesco Terrano, Dottore in Giurisprudenza

L'art. 37 del Regio Decreto 29 giugno 1939, n. 1127 (d'ora in avanti legge Invenzioni) e l'art. 34 del Regio Decreto 21 giugno 1942, n. 929 (d'ora in poi legge Marchi), stabiliscono rispettivamente che la concessione del brevetto d'invenzione o della registrazione del marchio lasciano impregiudicata la possibilità di esercitare azioni giudiziarie circa la validità dei relativi atti amministrativi.

Insomma può ben accadere, considerati anche i limiti ristretti entro cui si svolge l'esame dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi circa i requisiti di brevettabilità e registrabilità, che vengano rilasciati attestati (Brevetti o Registrazioni appunto) poi successivamente annullati dal Giudice Ordinario che abbia ravvisato la mancanza delle condizioni richieste dalla legge per il rilascio stesso.

Nel quadro or ora descritto preme sottolineare che si è parlato di atto amministrativo1, di giudice ordinario e di annullamento, insomma è espressamente contemplato dall'ordinamento un potere d'annullamento del giudice ordinario di (certi determinati) atti amministrativi.

Ciò evidentemente costituisce una "anomalia"2 rispetto al sistema delineato dalla Legge del 18653 sul contenzioso amministrativo, alla stregua del quale il giudice ordinario se può "sempre"4, controllare della legittimità degli atti amministrativi dovrebbe poi limitarsi, nel caso in cui ne riconosca l'illegittimità a "disapplicarlo", con riferimento alla singola fattispecie concreta sottopostagli5, senza permettersi di tangere l'atto, che rimarrebbe valido ed efficace almeno fino a quando l'Autorità Amministrativa competente non si conformi al "giudicato dei tribunali"6.

Peraltro non è mancato chi7, nell'intento di esorcizzare l'anomalia, ha ricondotto la sentenza del giudice ordinario che "dichiara"8 la nullità o la decadenza, ad un'ipotesi di mera disapplicazione dell'atto amministrativo, con i conseguenti doveri, previsti nell'eventualità, per le autorità amministrative.

Questa ricostruzione si rivela fuorviante, e in effetti se un simile ragionamento può compiersi nel caso in cui la nullità o la decadenza siano semplicemente eccepite, proporlo anche quando il giudice non si limiti ad una "soluzione logica della questione"9, bensì statuisca sulla stessa (in termini d'invalidità s'intende) è tutt'altra cosa.

Quando, infatti, viene emessa una sentenza di nullità o di decadenza e questa passa in giudicato, l'atto amministrativo (concessione del brevetto, registrazione che sia) viene spazzato via (e con esso l'esclusiva che ne discende) senza che di nulla sia richiesto o possa fare l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Altra corrente dottrinale, sempre nell'ottica di una tranquillante "razionalizzazione sistematica" ad ogni costo, ha parlato a riguardo di "giurisdizione piena"10; insomma, non di eccezione al principio generale si tratterebbe, perché qui non viene in considerazione un "provvedimento amministrativo" (inteso come atto che realizza "in via finale la funzione autoritativa e sovrana dell'amministrazione")11, bensì un atto in cui la P.A. ha solo un ruolo "archivistico e esattoriale".

Eppure che l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi in materia abbia davvero un simile ruolo è tutt'altro che scontato. Infatti, se è vero che la dottrina e la giurisprudenza maggioritarie12 ritengono in generale che l'U.I.B.M. non possa delibare i requisiti obbiettivi di brevettabilità salvo il caso in cui questi risultino insussistenti prima facie; e se vero che a favore di questa interpretazione restrittiva dei poteri dell'ufficio militano, oltre che argomenti di carattere storico13, anche rilievi di carattere pratico, mancando "qualsiasi disciplina dell'istruttoria che l'U.I.B.M. dovrebbe compiere per verificare la sussistenza dei requisiti"14 oggettivi di brevettabilità.

Se è vero tutto ciò, si diceva, non ci si può poi esonerare dal chiedersi quando, al di fuori di casi di scuola, potrà davvero dirsi che prima facie manchino i requisiti oggettivi richiesti ex lege (in particolare novità e originalità). Certo, nel caso in cui si chieda la brevettazione di un semplice ombrello risulterà senz'altro evidente la mancanza di novità (e non vi sarà bisogno di alcun esame), ma al di fuori di simili (irreali) ipotesi un esame dell'Ufficio sarà pur sempre necessario ! E chi allora fisserà, se non la stessa P.A., caso per caso, secondo un criterio empirico, i paletti di confine entro cui questo esame sarà legittimo svolgere ? E tutto ciò non è forse in contrasto con quella funzione notarile che si pretende di riscontrare in capo ad essa?

Conviene allora accettare che di "anomalia", di "lacerazione" (rectius eccezione) si tratta15, tanto più, potendosi dimostrare, che in fondo essa è trascurabile; e questo almeno per due ordini di ragioni.

A parte l'evidenziare le origini storiche della deroga16, ancor più efficace è un secondo profilo. In particolare, deve notarsi che quando un soggetto fa valere innanzi al giudice l'invalidità ad es. di un brevetto per invenzione, è pur vero che egli si duole non già dei "risultati materiali" del provvedimento17, ma più propriamente degli effetti giuridici dello stesso ; peraltro non può neppure dimenticarsi che pur sempre di lite tra privati si tratta18 (tra titolare dell'esclusiva e colui che la contesta).

Inoltre, volendo qui solo tratteggiare delle conclusioni su di un argomento che meriterebbe ben più attenzione, va evidenziata la diversità di oggetto fra l'esame svolto dall'U.I.B.M. e l'accertamento giudiziale, diversità che elimina o quanto meno attenua il "rischio di sopraffazione dell'amministrativo da parte del giudiziario"19.

 

NOTE

1 Per ciò che concerne la qualificazione del rilascio del brevetto, v. Di Cataldo: "Efficacia della sentenza di nullità o decadenza di brevetti per invenzioni e di brevetti per marchi", in Riv. Dir. Ind. 1976, I, p. 445, nota 40.

2 A parlare di anomalia è lo stesso Consiglio di Stato (Consiglio di Stato sez. IV, 19 ottobre 1935, in Foro It. 1936, III, c. 58I.

3 V. in particolare l'art. 4 all. E L. 20 marzo 1865 n. 2248. 4 Consiglio di Stato cit.

5 Infatti il I° comma dell'art.4 all. E L. 20 marzo 1865 n. 2248 recita "...i tribunali si limiteranno a conoscere degli effetti dell'atto stesso in relazione all'oggetto dedotto in giudizio".

6 Si ricordi che "le autorità amministrative" sono obbligate a conformarsi al "giudicato dei tribunali", v. ancora art. 4 all. E cit.

7 Verbari, "Procedimenti amministrativi in materia di invenzioni, modelli e marchi", Milano 1969. Per una severa critica delle opinioni dell'Aut. cit. v. Spada P., "La nullità del brevetto in Studi in onore di Franceschelli Remo", Milano, 1983, p. 345, nota 40 e p. 346, nota 41.

8 V. gli artt. 79.1 L.I. e 58.3 L.M.

9 L'efficace espressione è di Denti, voce "Questioni pregiudiziali (Dir. Proc. Civ.)", in Nov. Digesto It., XIV Torino 1961, p. 678.

10 V. Giannini - Piras, voce "Giurisdizione Amministrativa", in Enc. del Dir. XIX, Milano 1970, p. 229 ss.

11 Così Montesano, "Processo civile e pubblica amministrazione", Napoli 1960, p. 42 e 119.

12 V. Ascarelli, "Teoria della concorrenza e dei beni immateriali", II ed., Milano 1960, p. 577 ss ; Franceschelli, "Trattato di Diritto Industriale", parte generale, vol. II, Milano 1960, p. 269 ; Greco - Vercellone, "Le invenzioni e i modelli industriali", in Trattato Dir. Civ. diretto da Vassalli F., Torino 1968, p. 161 ss. ; Ammendola, "Una vecchia questione sempre nuova (esame di brevettabilità delle invenzioni e poteri dell'U.C.B.9", in Riv. Dir. Ind. 1987, II, p. 134 ss. ; Sena, "I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali", in Tratt. Dir. Civ. e Comm. diretto da Cicu - Messineo, vol. IX, tomo III, Milano 1990, p. 285. Contra v. invece Roscioni, "In Italia è brevettabile l'ombrello ?", in Rass. Prop. Ind. 1947, p. 101 ss. e Bocchini, "L'esame preventivo dell'Ufficio Centrale Brevetti sulle invenzioni industriali (nuovi spunti a margine di una vecchia polemica)", in Riv. Dir. Ind. 1985, I, p. 387. In giurisprudenza v. : Cass. sez. I, 14 maggio 1981 n. 3169, in Giur. Ann. Dir. Ind. 1981, p. 58 ss. ; Cass. sez. I, 8 aprile 1982 n. 2168, ivi, 1982, p. 19 ss. V. anche le seguenti pronunce della commissione dei ricorsi : Comm. ricorsi, 16 aprile 1974 n. 10, in Giur. Completa della Comm. ricorsi in tema di marchi e brevetti a cura di Vanzetti, Milano 1977, p. 15 ; Comm. ricorsi, 15 settembre 1975 n. 15, ivi, p. 135 : Comm. ricorsi, 11 maggio 1976 n. 6, ivi, p. 194 ; Comm. ricorsi, 28 novembre 1994 n. 101, in Dir. Ind.1995, p. 547.

13 Nei verbali della Commissione incaricata di predisporre lo schema della riforma del 1979 emerge chiaramente il rifiuto della proposta di introdurre l'esame preventivo. V. Cesari, "Osservazioni sulla competenza della Commissione ricorsi in tema di brevetti per invenzioni industriali", in Riv. Dir. Ind. 1991, II, p. 191 ss. in particolare p. 192 - 193.

14 Così Commissione dei ricorsi, 28 novembre 1994 n. 101, in Dir. Ind. 1995, p. 547.

15 Così Spada, op. cit., p. 349.

16 V. Spada, op. cit., p. 349 e nota 48 (ove preziosa indicazione bibliografica).

17 Come avviene innanzi al giudice ordinario ; a parlare di "risultati materiali" del provvedimento è Giannini in "La giustizia amministrativa", Roma 1972, p. 86.

18 Spada, op. cit., p. 350.

19 Ancora Spada, op. cit., p. 350. V. anche Franceschelli, "Trattato di Diritto Industriale", II ed., Milano 1960, p. 266. Sulla diversità di oggetto fra esame svolto dall'U.I.B.M. e l'accertamento giudiziale v. Fazzini, "Azione di nullità e decadenza del marchio in corso di registrazione", in Dir. Ind. 1995, p. 567 ss. ; Sandri, "Dei poteri dell'U.C.B. e delle possibili interferenze dell'A.G.O.", in Riv. Dir. Ind. 1992, I, p. 54 ss. ; De Benedetti, "Brevettazione e poteri dell'Ufficio Nazionale", in Dir. Ind. 1995, p. 547 ss.